技术引进与知识产权

商家泉


一、行业领域技术引进需与知识产权整体制度完善、保护相辅相成

　　企业的技术引进过程和引进后的技术创新需要知识产权制度的保护。比如，引进的国内独一无二的技术、创造出来的新技术、新方法，开发出来的新产品等都可以通过工业产权中的专利制度予以保护；技术引进后设计的软件文档和设计图纸等可以通过著作权法予以保护；如果创新的成果投入市场时辅以商标战略，就涉及到企业商标的保护了……因此，企业的技术创新活动可能涉及到知识产权保护的多个方面，需要知识产权制度的整体保护。

二、行业领域技术引进中的知识产权纠纷应对

1、技术引进合同的必要条款
技术进口合同通称为技术许可协议，一般情况下，许可证协议所转让的标的仅是技术使用权，而非技术所有权。单纯的技术往往不能使引进方生产出可销售的有关产品，而需要在进行必要的试验研究，才能生产出该产品。故此，协议中最好规定，（1）许可方除了授权外，还必须向引进方提供全套的技术资料；（2）并有义务进行技术指导和人员培训，协助引进方掌握该技术。 （3）可以将技术权利证书作为协议不可分割的附件；（4）许可的时间；（5）在该技术基础上产生的技术改进、创新所有权归属等；（6）产生纠纷时适用的法律、争议解决方式：法院还是仲裁？法院二审终审，仲裁一裁终审；（7）中英文合同产生矛盾时适用中文等。

2、技术引进合同中防止滥用知识产权的条款
2004年颁布的《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第10条列举了六种属于“非法垄断技术、妨碍技术进步”的情形：
（1）限制当事人一方在合同标的技术基础上进行新的研究开发或者限制其使用所改进的技术，或者双方交换改进技术的条件不对等，包括要求一方将其自行改进的技术无偿提供给对方、非互惠性转让给对方、无偿独占或者共享该改进技术的知识产权；
（2）限制当事人一方从其他来源获得与技术提供方类似技术或者与其竞争的技术；
（3）阻碍当事人一方根据市场需求，按照合理方式充分实施合同标的技术，包括明显不合理地限制技术接受方实施合同标的技术生产产品或者提供服务的数量、品种、价格、销售渠道和出口市场；
（4）要求技术接受方接受并非实施技术必不可少的附带条件，包括购买非必需的技术、原材料、产品、设备、服务以及接受非必需的人员等；
（5）不合理地限制技术接受方购买原材料、零部件、产品或者设备等的渠道或者来源；
（6）禁止技术接受方对合同标的技术知识产权的有效性提出异议或者对提出异议附加条件。
其中，第（1）款与第（6）款调整的是实践中技术引进合同里使用频率较高的两种情形。从调整范围上来看，不仅涉及直接的跨境技术引进，还涉及到外商在华投资时以技术出资的知识产权问题。

3、技术引进合同中注意改进技术的权属条款
A．直接限制技术引进方发展和改进所引进的技术。例如规定，“未事先取得甲方（技术转让方）的书面同意，乙方（技术进口方）不得将甲方的专利和专有技术进行改进和修改”。
B．单方面地要求技术进口方将改进的技术回授给技术转让方。例如规定，“当技术进口方将技术转让方的技术改进后，必须立即通知技术转让方”，并规定，“改进的技术诀窍（包括专利、专利申请、其他技术）是技术转让方的专有财产”。
C．双方交换改进技术的条件不对等，例如一方面规定，“在协议有效期内，双方都应将对合同技术的任何改进，以书面形式通知对方，并在免交技术提成费的条件下，相互接受对方所改进的技术”；同时又规定“允许技术进口方仅在工厂内使用技术转让方的改进技术以生产产品，在中华人民共和国国内使用、销售其所生产的产品”，同时“允许技术转让方在研究、生产、使用、销售、颁发许可证时使用技术进口方的改进”。

4、签署协议前严格审查对该技术是否有效、对方是否拥有该技术的所有权
协议签署对方如无技术的所有权，则我方引进技术后就存在被他人指控侵权的可能。


作者：商家泉 律师，高博隆华律所

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中国专利局


中国专利局关于贯彻《专利代理条例》的几点意见
1991年4月19日，专利局

各省、自治区、直辖市专利管理局（处），各涉外专利代理机构：
中华人民共和国国务院第76号令发布的《专利代理条例》（以下简称《条例》），是有关专利代理工作的重要法规。《条例》就专利代理机构的设置条件、审批手续、专利代理人的资格及其考核、资格与职务分离以及专利代理机构和专利代理人职责等问题做了明确的规定。《条例》明确了专利代理工作的方向，对促进专利代理工作进一步制度化、规范化，推动专利事业发展将起到重要作用，必须认真地贯彻执行。
现就《条例》的贯彻执行问题，提出如下意见：
一、关于专利代理机构的性质
专利代理机构受委托人的委托，办理专利申请或其他专利事务。专利代理业务涉及的是发明创造，属于科学技术工作范畴。专利代理人为理工科大学毕业，并有一定的实践经验。专利代理人撰写专利申请文件的过程是对发明创造的再加工，属于技术性强的高智能创造性劳动。代理工作又要执行有关专利的法律法规。所以，专利代理机构的性质是带法律性的科技服务机构。
二、关于成立专利代理机构的条件。
《条例》规定了成立专利代理机构应当符合的条件。
（1）关于名称、章程和固定办公场所
专利代理机构要以自己的名义进行民事活动，必须有自己的名称。专利代理机构的名称应当反映出该专利代理机构的业务范围和地区所属关系，不能随意确定。
章程是指组织内部的组织规程或办事条例。专利代理机构章程就是专利代理机构根据业务工作的需要所制定的规章制度。所有专利代理机构都应当依法制订组织章程，对本机构的业务范围、人员构成、职责划分等作出明确的规定。
固定的办公场所，是指专利代理机构进行业务活动的所在地。
（2）关于必要的资金和工作设施
必要的资金是专利代理机构能够独立承担民事责任所要求的。必要的资金，是指专利代理机构必须拥有的能够独立支配的经费。包括国家财政拨款和符合国家规定的其它经费。设立专利代理机构的必要资金不得少于三万元。
专利代理机构应当具备一定的工作设施，如：打字机、复印机等等。
（3）关于财务独立，能够独立承担民事责任
财务独立是指专利代理机构应当有独立的帐号，机构内部实行独立的经济核算，并按国家有关规定实行预算管理。
专利代理机构应当以自己所拥有的财产或经费承担在专利代理活动中的债务，以及专利代理人在专利代理活动中给他人造成损害时的赔偿责任。国家或其上级主管部门不能代替专利代理机构承担责任。
（4）关于专职专利代理人和兼职专利代理人及其比例
专职代理人是指在该专利代理机构工作，并以专利代理为职业的在职专利代理人。
专职代理人和兼职代理人的比例不得超过一比三，即如果专利代理机构拥有三名专职代理人，则所聘用的兼职专利代理人不得超过九名，
三、关于已在中国专利局备案的专利代理机构的整顿和过渡问题
1．凡符合《条例》规定条件的专利代理机构，应当尽快办理重新登记手续，办理国内专利事务的专利代理机构和办理国内专利事务的律师事务所，经上级主管部门同意后，报请省、自治区、直辖市专利管理机关审查，审查同意的，由审查机关报中国专利局审批；涉外专利代理机构直接报中国专利局，中国专利局将于明年第一季度公告已于今年年底前重新登记备案及新设立的专利代理机构名单，以后将每年公告一次。
专利代理机构申请重新登记时应当提交以下文件：
（1）重新登记申请书，申请书应写明专利代理机构的名称、办公场所、负责人姓名等，申请书格式由中国专利局统一制定，各省、自治区、直辖市专利管理机关印制后发放。各涉外专利代理机构直接向中国专利局领取。
（2）专利代理机构章程。
（3）专利代理人姓名及其资格证书复印件。
（4）上级编委下达的有关人员编制的批准文件复印件。
（5）专利代理机构拥有的资金和工作设施情况的证明文件。
2．目前尚不具备《条例》规定条件的专利代理机构，应当积极创造条件，按《条例》第十三条的要求，争取在一年内办理重新登记手续；对于少数在一年内办理重新登记确有困难的专利代理机构，经向有关省、自治区、直辖市专利管理机关申请，并经中国专利局同意后可酌情延长一年的期限，但最迟不超过一九九四年四月一日。自一九九四年四月一日起仍不符合条件或未办理重新登记的专利代理机构不得以专利代理机构名义承办新的专利代理业务，这些机构可过渡为企事业单位或机关内部的专利工作机构。
3．专利代理机构在重新登记前不得聘任新的兼职代理人；所聘任的新的专职代理人必须在该机构的编制之内。
4．专利代理机构变更机构名称、地址和负责人，在报中国专利局予以变更登记的同时，应当抄报有关省、自治区、直辖市专利管理机关。
四、关于新设立专利代理机构的问题
凡符合《条例》规定条件的，自一九九一年四月一日起可按《条例》规定手续申请成立新的专利代理机构。申请书格式由中国专利局统一制定，各省、自治区、直辖市专利管理机关印制后发放。涉外专利代理机构直接向中国专利局领取。
已在中国专利局备案的专利代理机构，绝大部分属全民所有制。民办性质的目前只在北京、天津等个别城市试点，尚待进一步摸索经验。除正在试点的以外，新的民办形式的专利代理机构目前以暂不批准设立为宜。
五、关于专利代理人的工作证发放问题
《专利代理人工作证》拟由中国专利局委托中华全国专利代理人协会统一印制，并发至已重新登记或新设立的专利代理机构。专利代理机构按照《条例》第十一条的规定发给专利代理人。在报中国专利局备案的同时，抄报有关省、自治区、直辖市专利管理机关。
六、关于专利代理人资格证书的发放问题
专利代理机构重新登记后，其原有的专利代理人原来所持有的《专利代理人证书》换发《专利代理人资格证书》。在新设立的专利代理人机构中工作的专利代理人，原已持有的《专利代理人证书》同样换发《专利代理人资格证书》。
自一九九四年四月一日起，原《专利代理人证书》一律停止使用，届时仍持有该证书者，换发《专利代理人资格证书》。
七、关于专利代理人的资格考试问题
专利代理人资格考试拟两年举行一次。考试由专利代理人考核委员会统一命题，统一判卷。每次考试均根据需要设立考点，由专利代理人考核委员会委托专利管理机构或中华全国专利代理人协会在全国同时组织考试。
第一次全国专利代理人资格考试将于一九九二年秋季举行。
《条例》第二十七条规定，本条例由中国专利局负责解释。我们将对各地的情况进行调查研究，在广泛听取意见的基础上，对《条例》实施中的其他有关问题再做具体规定。
请各专利管理机关，专利代理机构将执行中的经验和问题及时告我局法律政策部。